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導(dǎo)讀：根據(jù)我國(guó)的專利制度設(shè)計(jì)，在侵害專利權(quán)糾紛案件中，被控侵權(quán)人有權(quán)進(jìn)行專利權(quán)效力抗辯，而形式無(wú)效抗辯是專利權(quán)效力抗辯的重要組成部分。本期法信選取侵害實(shí)用新型專利權(quán)的形式無(wú)效抗辯為論述點(diǎn)，從法律規(guī)定、案例判決及專家觀點(diǎn)三方面進(jìn)行解析，以供讀者參閱。
法信碼 | A2.J9695
形式無(wú)效抗辯的情形
法信 · 法律依據(jù)
第四十四條 有下列情形之一的，專利權(quán)在期限屆滿前終止：
（一）沒(méi)有按照規(guī)定繳納年費(fèi)的；
（二）專利權(quán)人以書(shū)面聲明放棄其專利權(quán)的。
專利權(quán)在期限屆滿前終止的，由國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)登記和公告。
第四十七條 宣告無(wú)效的專利權(quán)視為自始即不存在。
宣告專利權(quán)無(wú)效的決定，對(duì)在宣告專利權(quán)無(wú)效前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書(shū)，已經(jīng)履行或者強(qiáng)制執(zhí)行的專利侵權(quán)糾紛處理決定，以及已經(jīng)履行的專利實(shí)施許可合同和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，不具有追溯力。但是因?qū)＠麢?quán)人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當(dāng)給予賠償。
依照前款規(guī)定不返還專利侵權(quán)賠償金、專利使用費(fèi)、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，明顯違反公平原則的，應(yīng)當(dāng)全部或者部分返還。
2.《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于印發(fā)北京市高級(jí)人民法院專利侵權(quán)判定指南>的通知》
六、專利侵權(quán)抗辯
（一）專利權(quán)效力抗辯
111.被訴侵權(quán)人以專利權(quán)超過(guò)保護(hù)期、被專利權(quán)人放棄、被生效法律文書(shū)宣告無(wú)效進(jìn)行抗辯的，應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)的證據(jù)。
112.在侵犯專利權(quán)訴訟中，被訴侵權(quán)人以專利權(quán)不符合專利授權(quán)條件、應(yīng)當(dāng)被宣告無(wú)效進(jìn)行抗辯的，其無(wú)效宣告請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出。
法信 · 相關(guān)案例
1.實(shí)用新型專利權(quán)人對(duì)于他人在實(shí)用新型專利授權(quán)公告日前實(shí)施該專利的行為，不享有請(qǐng)求他人停止實(shí)施的權(quán)利-----劉鴻彬與北京京聯(lián)發(fā)數(shù)控科技有限公司、天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案
本案要旨：實(shí)用新型專利權(quán)人對(duì)于他人在實(shí)用新型專利授權(quán)公告日前實(shí)施該專利的行為，并不享有請(qǐng)求他人停止實(shí)施的權(quán)利。他人在實(shí)用新型專利授權(quán)公告日前實(shí)施該專利，包括制造、使用、銷(xiāo)售、許諾銷(xiāo)售和進(jìn)口實(shí)用新型專利產(chǎn)品，并不為專利法所禁止，相關(guān)實(shí)用新型專利產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)產(chǎn)品。在此情況下，對(duì)于實(shí)用新型專利授權(quán)公告日前已經(jīng)售出的產(chǎn)品的后續(xù)行為，包括使用、許諾銷(xiāo)售和銷(xiāo)售，應(yīng)當(dāng)?shù)玫皆试S。
案號(hào)：(2015)民申字第1070號(hào)
審理法院：最高人民法院
來(lái)源：《最高人民法院公報(bào)》 2016年第8期(總第238期)
2.專利權(quán)人主動(dòng)放棄專利權(quán)利要求的，無(wú)權(quán)對(duì)其放棄的權(quán)利要求再主張權(quán)利---廣州美視晶瑩銀幕有限公司與（日本）泉株式會(huì)社侵犯實(shí)用新型專利權(quán)糾紛上訴案
本案要旨：專利權(quán)人在其專利的無(wú)效宣告審查階段主動(dòng)對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行了修改，刪除了某項(xiàng)原權(quán)利要求，則刪除的該項(xiàng)權(quán)利要求應(yīng)視為其自始即不存在，專利權(quán)人無(wú)權(quán)對(duì)其放棄的權(quán)利要求主張權(quán)利。
案號(hào)：(2008)高民終字第941號(hào)
審理法院：北京市高級(jí)人民法院
來(lái)源：《最高人民法院公報(bào)》 2010年第6期（總第164期）
3. 被控侵害實(shí)用新型專利權(quán)行為必須發(fā)生在實(shí)用新型專利保護(hù)期內(nèi)才有可能構(gòu)成侵權(quán)-----江門(mén)市亞泰機(jī)電科技有限公司與雷炳全侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛上訴案
本案要旨：相關(guān)的生產(chǎn)銷(xiāo)售等行為必須是在實(shí)用新型專利權(quán)被授予后的有效保護(hù)期間內(nèi)，才有可能構(gòu)成侵權(quán)。被控銷(xiāo)售行為發(fā)生在實(shí)用新型專利授權(quán)公告日之前，無(wú)論被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征是否落入該專利的保護(hù)范圍，根據(jù)我國(guó)專利法規(guī)定，被控侵權(quán)行為人均不需要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
案號(hào)：(2013)粵高法民三終字第15號(hào)
審理法院：廣東省高級(jí)人民法院
來(lái)源：2013年中國(guó)法院50件典型知識(shí)產(chǎn)權(quán)案例
4.實(shí)用新型專利權(quán)被宣告無(wú)效的，原專利權(quán)人不可以其專利權(quán)被侵害為由要求被控侵權(quán)人承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任-----郭躍飛、深圳市輝宇電器制造有限公司訴中山市德?tīng)柤阉芰想娖饔邢薰?、百榮世貿(mào)商城管理有限公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案
本案要旨：侵害專利權(quán)的起訴主體，不僅限于專利權(quán)人，也包括與專利權(quán)有利害關(guān)系的人。在侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛中，該實(shí)用新型專利權(quán)已經(jīng)被宣告無(wú)效的，原專利權(quán)人不可以其專利權(quán)被侵害為由要求被控侵權(quán)人承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
案號(hào)：(2010)高民終字第662號(hào)
審理法院：北京市高級(jí)人民法院
來(lái)源：法信精選
法信 · 專家觀點(diǎn)
1.專利權(quán)人以書(shū)面聲明放棄其專利權(quán)
專利權(quán)是一項(xiàng)民事權(quán)利，專利權(quán)人有權(quán)依法取得這項(xiàng)民事權(quán)利，也有權(quán)處分包括放棄這項(xiàng)民事權(quán)利。一般情況下，專利權(quán)人是要盡力維護(hù)專利權(quán)的，但在有些情況下，比如，由于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，迅速更新?lián)Q代，其擁有的專利已經(jīng)失去存在的實(shí)際價(jià)值，或者專利實(shí)施的效益與逐年增加的年費(fèi)相比，專利權(quán)人認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)上不合算等，專利權(quán)人也會(huì)自動(dòng)要求放棄其專利權(quán)。一旦專利權(quán)人在專利期限屆滿前以書(shū)面聲明放棄其專利權(quán)的，該專利權(quán)終止。但從道理上說(shuō)，如果專利權(quán)人已經(jīng)同他人訂立了專利實(shí)施許可合同，許可他人實(shí)施其專利，在合同的有效期內(nèi)，如果專利權(quán)人放棄其專利權(quán)，應(yīng)當(dāng)征得被許可人同意，否則會(huì)損害被許可人的利益。
專利權(quán)終止后，專利技術(shù)將進(jìn)入公共領(lǐng)域，任何人都可以不經(jīng)專利權(quán)人同意而實(shí)施該技術(shù)。因此，專利權(quán)終止的情況，應(yīng)當(dāng)通過(guò)一定的形式，使公眾能夠了解。本條第二款專門(mén)為此作了規(guī)定，按照該款規(guī)定，專利權(quán)在期限屆滿前終止的，應(yīng)由國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)登記和公告。
（摘自《中華人民共和國(guó)專利法釋義》，安建主編，全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)編，法律出版社2009年3月出版）
2.原告專利尚未生效的抗辯
根據(jù)《專利法》的規(guī)定，在授予專利權(quán)之前，發(fā)明須經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查，實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)須經(jīng)過(guò)初步審查，在沒(méi)有發(fā)現(xiàn)駁回理由后才能授予專利權(quán)，由國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)發(fā)給相應(yīng)的專利證書(shū)，同時(shí)給予登記和公告，專利權(quán)自公告之日起生效。由于專利權(quán)的保護(hù)期限是從申請(qǐng)日起計(jì)算，而生效又是從公告之日起計(jì)算，因此，原告在提起訴訟時(shí)如果其專利尚處于審查階段，那么其訴訟請(qǐng)求是不應(yīng)當(dāng)?shù)玫街С值摹?/span>
在適用本條時(shí)需要注意，如果原告提起訴訟時(shí)雖然其涉案專利尚未生效，但在第一次法庭辯論終結(jié)前獲得公告授權(quán)的，那么原告作為專利申請(qǐng)人的身份已經(jīng)轉(zhuǎn)化為專利權(quán)人。此時(shí)如果被告的侵權(quán)行為發(fā)生在專利申請(qǐng)日之后的，那么受訴法院應(yīng)當(dāng)就被告是否構(gòu)成侵權(quán)進(jìn)行審理。如果原告在第一次法庭辯論終結(jié)前仍未獲得公告授權(quán)的，則可告知其待獲得公告授權(quán)后可就被告的侵權(quán)行為另行起訴。
（摘自：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判實(shí)務(wù)技能》，齊奇主編，人民法院出版社2013年10月出版）
3.原告專利為失效專利的抗辯
失效專利，是指尚處在保護(hù)期內(nèi)的專利因某種客觀事實(shí)而導(dǎo)致失去專利效力的專利。根據(jù)《專利法》第43條、第44條的規(guī)定，繳納專利年費(fèi)是專利權(quán)人的法定義務(wù)，如果專利權(quán)人未按規(guī)定繳納年費(fèi)的，則專利權(quán)在期限屆滿前終止。司法實(shí)踐中，專利權(quán)人以書(shū)面形式放棄專利權(quán)以致專利權(quán)失效的情形并不多見(jiàn)，多數(shù)還是專利權(quán)人未按時(shí)繳納年費(fèi)以致專利權(quán)失效。因此，專利權(quán)人是否按時(shí)繳納專利年費(fèi)關(guān)系到專利權(quán)的法律狀態(tài)是否穩(wěn)定，是法院必須主動(dòng)審查的內(nèi)容。只要查明原告的涉案專利已經(jīng)處于失效狀態(tài)的，就應(yīng)當(dāng)駁回原告的訴訟請(qǐng)求。
在適用本條時(shí)同樣要注意查明被告侵權(quán)行為的實(shí)施時(shí)間。雖然原告起訴時(shí)其涉案專利已處于失效狀態(tài)，但如果被告的侵權(quán)行為發(fā)生在原告專利權(quán)有效期內(nèi)的，且原告的起訴未過(guò)訴訟時(shí)效的，被告如果構(gòu)成侵權(quán)，還是要承擔(dān)除停止侵權(quán)以外的其他民事責(zé)任。
（摘自：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判實(shí)務(wù)技能》，齊奇主編，人民法院出版社2013年10月出版）
4.原告專利已進(jìn)入公有領(lǐng)域的抗辯
根據(jù)《專利法》第42條的規(guī)定，專利權(quán)的保護(hù)是有法定期限的，發(fā)明為20年，實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)為10年，均從申請(qǐng)日起計(jì)算。超出了法定保護(hù)期限后該專利即進(jìn)入公有領(lǐng)域，任何人均可以自由實(shí)施。因此，在專利侵權(quán)訴訟中，被告可以以原告的專利已過(guò)保護(hù)期為由進(jìn)行抗辯。受訴法院如果查明原告起訴時(shí)涉案專利已過(guò)保護(hù)期限的，應(yīng)當(dāng)判決駁回原告的訴訟請(qǐng)求。
在審理過(guò)程中，法院應(yīng)當(dāng)注意查明被告侵權(quán)行為的發(fā)生時(shí)間。雖然原告在起訴時(shí)其涉案專利已過(guò)保護(hù)期限，但若被告的侵權(quán)行為發(fā)生在原告專利有效期內(nèi)的，被告仍應(yīng)當(dāng)就其侵權(quán)行為承擔(dān)除停止侵權(quán)以外的賠償責(zé)任，除非原告的起訴已經(jīng)超過(guò)訴訟時(shí)效。
（摘自：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判實(shí)務(wù)技能》，齊奇主編，人民法院出版社2013年10月出版）
5.專利權(quán)的無(wú)效
專利權(quán)的無(wú)效是指被授予的專利權(quán)因其不符合專利法的有關(guān)規(guī)定，而由有關(guān)單位或個(gè)人請(qǐng)求專利復(fù)審委員會(huì)通過(guò)行政審理程序宣告為無(wú)效。關(guān)于專利權(quán)無(wú)效的問(wèn)題，各國(guó)主要有兩種立法例：一是不規(guī)定專門(mén)的專利無(wú)效程序，而是允許專利侵權(quán)訴訟中的被告提出專利無(wú)效作為抗辯，專利權(quán)是否無(wú)效由法院裁決。二是設(shè)置專門(mén)的專利無(wú)效程序，由法律規(guī)定的專門(mén)機(jī)構(gòu)受理、審查、決定。如日本由特許廳的一個(gè)特別部門(mén)受理，前聯(lián)邦德國(guó)由聯(lián)邦專利法院受理。我國(guó)采用的是第二種立法例?！秾＠ā返?5條規(guī)定：“自國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或者個(gè)人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的，可以請(qǐng)求專利復(fù)審委員會(huì)宣告該專利權(quán)無(wú)效。”專利無(wú)效請(qǐng)求的受理機(jī)構(gòu)是專利復(fù)審委員會(huì)。設(shè)置專利無(wú)效宣告程序與行政撤銷(xiāo)程序一樣，都是為了糾正授予專利權(quán)工作中的錯(cuò)誤，保證專利法的正確執(zhí)行和維護(hù)公眾的正當(dāng)權(quán)益。
（摘自：《專利法》，馮曉青、劉友華著，法律出版社2010年8月出版）
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